특허 거절이유통지서를 받았다면

거절이유통지의 의미

심사관은 문제를 발견하면 바로 거절결정을 내리는 게 아니라, 먼저 거절이유를 알려주고 반박과 수정의 기회를 줍니다. 그게 의견제출통지서입니다. 뒤집어 읽으면 "여기 적힌 문제만 해소되면 등록시켜 주겠다"는 뜻입니다. 실제로 통지를 받은 출원의 상당수가 대응을 거쳐 등록됩니다.

대응 수단은 두 가지이고, 보통 함께 씁니다.

• 의견서 — 심사관의 판단에 대한 반박 논리. "인용문헌과 우리 발명은 이 지점이 다르다"를 논증합니다.
• 보정서 — 청구범위의 수정. 문제되는 표현을 고치거나, 범위를 조정해 인용문헌과의 차이를 분명하게 만듭니다. 단, 최초 명세서에 없던 내용을 새로 넣을 수는 없습니다.

지정된 대응 기간은 통상 2개월이고 연장할 수 있지만, 연장 수수료와 일정 지연을 생각하면 받자마자 검토를 시작하는 것이 좋습니다.

거절이유 유형별 대응 방향

① 신규성 위반

인용문헌 하나에 우리 발명의 구성이 전부 들어 있다는 지적입니다. 겉보기엔 치명적이지만, 실제로는 심사관이 인용문헌을 우리 발명과 다르게 읽었거나, 청구항 표현이 너무 넓어서 생기는 경우가 많습니다. 인용문헌과의 구성 차이를 짚어내는 의견서, 그리고 차이를 명확히 하는 보정이 정석입니다.

② 진보성 위반

가장 흔하고, 가장 다툴 여지가 큰 유형입니다. 문헌 두세 개를 조합하면 통상의 기술자가 쉽게 만들 수 있다는 논리인데, 반격 포인트가 여럿 있습니다. 조합 자체에 무리가 없는지(두 문헌이 서로 결합을 방해하는 구조는 아닌지), 조합해도 우리 발명이 안 나오는 것은 아닌지, 그리고 예상 밖의 효과(성능 데이터, 비교 실험)가 있는지. 특히 효과 데이터는 진보성 반박의 가장 강한 무기라서, 대응 단계에서 실험 자료를 보강해 제출하는 경우도 많습니다.

③ 기재불비

청구항이 모호하거나, 명세서 설명만으로 실시할 수 없다는 지적입니다. 표현 정리 수준이면 보정으로 간단히 해소되지만, 명세서 자체가 부실하면 치명적입니다. 없는 내용을 보정으로 추가할 수 없기 때문입니다. 싼 가격에 급히 쓴 명세서가 여기서 무너집니다. 처음부터 잘 쓴 명세서가 중요한 이유이기도 합니다.

대응 지속 여부의 판단 기준

모든 통지에 끝까지 싸우는 게 능사는 아닙니다. 저는 세 가지를 봅니다.

1. 보정 후에도 사업을 지키는 범위가 남는가 — 범위를 좁혀서 등록시켰는데 경쟁사가 그 밖으로 쉽게 돌아갈 수 있다면, 등록의 의미를 다시 생각해야 합니다.
2. 반박 논리가 실체가 있는가 — 억지 논리로 1~2회 더 다투는 비용이면 개량 발명을 새로 출원하는 게 나을 수 있습니다.
3. 사업 일정 — 인증·투자에 등록증이 급하다면 넓은 항은 분할출원으로 떼어 두고, 좁혀서라도 빨리 등록시키는 실리적 선택도 있습니다.

거절결정 이후의 불복 수단

대응이 받아들여지지 않아 거절결정이 나오면, 결정등본 송달일부터 3개월 내에 선택합니다.

• 재심사청구 — 보정서를 내면서 같은 심사관에게 다시 심사를 받습니다. 보정으로 해소 가능한 사안일 때 가장 빠르고 저렴한 길입니다.
• 거절결정불복심판 — 특허심판원에서 심사관의 판단 자체를 다툽니다. 보정 없이 논리로 뒤집을 사안일 때 씁니다.
• 분할출원 — 문제없는 청구항만 떼어 새 출원으로 살립니다. 위 절차와 병행할 수 있습니다.

어느 카드를 쓸지는 거절 논리의 성격에 따라 갈리고, 여기서부터는 심판 실무의 영역입니다. 당소는 특허 심판·소송 실무 경험(20건+)을 바탕으로 심사 단계 대응과 심판 단계 전략을 연속선에서 설계합니다.