0단계: 초기 대응 시 금지사항
- 바로 답장하지 마세요. 검토 없이 쓴 답장의 한 문장("일부 유사한 점은 있으나…")이 소송에서 침해 자인 증거로 돌아옵니다.
- 판매 중단·제품 회수를 성급히 하지 마세요. 침해가 아닐 수도 있는데 사업부터 접으면 손해는 복구되지 않습니다.
- 판매량·거래처 같은 정보를 제공하지 마세요. 상대의 손해배상 계산을 도와주는 꼴이 됩니다.
- 다만 무시도 금물입니다. 경고장 수령 후의 계속 실시는 고의 침해 주장의 근거가 되고, 고의 침해는 손해액의 최대 5배까지 배상이 커질 수 있습니다.
회신 기한이 박혀 있다면, 필요한 경우 "사실관계를 검토 중이며 검토 후 회신하겠다"는 취지의 짧은 회신으로 시간을 확보합니다. 이 회신조차 표현이 중요하므로 전문가 검토 후에 보내는 것이 안전합니다.
1단계: 상대 특허의 실체 확인
경고장이 인용한 특허번호로 등록원부와 공보를 확인합니다. 체크 포인트:
- 권리가 살아 있는가 — 연차료 미납으로 소멸됐거나 존속기간이 지난 특허로 경고하는 경우가 실제로 있습니다.
- 경고한 자가 권리자인가 — 명의, 전용실시권 여부 확인.
- 청구항이 무엇을 커버하는가 — 특허의 권리범위는 제품 사진이나 발명의 제목이 아니라 청구항의 문언으로 정해집니다. 경고장은 대개 권리범위를 실제보다 넓게 포장합니다.
2단계: 침해 여부 판단: 구성요소 완비의 원칙
침해 판단의 대원칙은 단순합니다. 상대 청구항의 구성요소 전부가 내 제품에 있어야 침해입니다(구성요소 완비의 원칙). 청구항 구성이 A+B+C+D인데 내 제품에 D가 없으면, 나머지가 아무리 같아도 원칙적으로 침해가 아닙니다.
그래서 실무 검토는 청구항을 구성요소 단위로 쪼개 내 제품과 1:1 대비하는 클레임 차트 작성으로 시작합니다. 여기서 결론이 세 갈래로 나뉩니다.
| 검토 결과 | 주된 대응 |
|---|---|
| 구성요소 일부가 없음 (비침해) | 비침해 논리를 담은 회신 / 필요시 소극적 권리범위확인심판으로 공적 확인 |
| 침해 가능성 있으나 상대 특허가 약함 | 무효 자료 조사 → 무효심판 청구 또는 협상 지렛대로 활용 |
| 침해 성립 + 특허도 견고 | 회피설계, 라이선스 협상, 재고 처리 방안 등 피해 최소화 설계 |
3단계: 대응 수단의 선택
① 비침해 회신
클레임 차트에 근거해 침해가 아님을 논리적으로 회신합니다. 잘 쓴 비침해 회신 한 통으로 끝나는 분쟁이 생각보다 많습니다. 상대도 소송 비용과 패소 리스크를 계산하니까요.
② 무효심판
상대 특허의 출원 전에 이미 같은 기술이 공개되어 있었다면(선행기술), 특허심판원에 무효심판을 청구해 권리 자체를 소급 소멸시킬 수 있습니다. 국내외 문헌, 카탈로그, 인터넷 게시물까지 뒤지는 선행기술 조사가 승부처입니다. "무효 가능성 높음"이라는 검토 의견서만으로도 협상 테이블의 힘이 완전히 달라집니다.
③ 소극적 권리범위확인심판
내 제품이 상대 특허의 권리범위에 속하지 않는다는 것을 특허심판원에서 공적으로 확인받는 절차입니다. 소송보다 빠르고 저렴하게 '공인된 비침해 판단'을 확보해 분쟁을 정리하는 카드입니다.
④ 회피설계
청구항의 특정 구성요소를 빼거나 다른 방식으로 대체해 제품을 수정합니다. 청구항 문언을 정밀하게 분석해야 '회피한 줄 알았는데 균등침해'가 되는 함정을 피할 수 있습니다.
⑤ 라이선스 협상
침해가 성립하고 특허도 견고하다면, 소송으로 가기 전에 실시료 협상이 현실적일 수 있습니다. 위 ①~④의 검토 결과가 좋을수록 협상 조건도 좋아집니다. 카드는 협상 전에 만들어 두는 것입니다.
핵심 요약
- 바로 답장 금지, 성급한 판매 중단 금지, 정보 제공 금지 — 그러나 무시도 금지 (고의 침해 시 최대 5배 배상)
- 침해 판단 기준은 구성요소 완비의 원칙 — 청구항 구성 전부가 있어야 침해
- 카드: 비침해 회신 / 무효심판 / 권리범위확인심판 / 회피설계 / 라이선스 협상
- 무효 가능성 검토는 협상의 지렛대 — 카드는 협상 전에 만든다
- 경고장을 보내는 쪽도 무효 리스크 점검이 먼저